注冊(cè)商標(biāo)權(quán)與APP名稱標(biāo)識(shí)沖突類案件如何處理？

APP圖標(biāo)能既屬軟件商標(biāo)，又屬打車等服務(wù)商標(biāo)嗎？ ——兩年前我對(duì)妙影與小桔公司間嘀嘀商標(biāo)糾紛案的看法

有關(guān)國(guó)知局《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》之點(diǎn)評(píng)——黃璞琳有關(guān)商標(biāo)法的文章和資料（六）

江蘇高院：回收再利用帶有商標(biāo)標(biāo)識(shí)容器的，能否認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)？

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江蘇高院：商標(biāo)權(quán)與APP標(biāo)識(shí)沖突類案件如何處理？

《江蘇省高級(jí)人民法院侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案件審理指南》于2011年發(fā)布。2020年12月29日經(jīng)江蘇省高級(jí)人民法院審判委員會(huì)第36次全體會(huì)議討論通過，并按最高人民法院審查意見修改完成的新《江蘇省高級(jí)人民法院侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案件審理指南》，于近日發(fā)布。該指南第5.8條，就“商標(biāo)權(quán)與APP標(biāo)識(shí)沖突類案件的處理”問題，提出意見：

在處理涉及APP應(yīng)用程序與新商業(yè)模式融合的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，要以有利于促進(jìn)創(chuàng)新、有利于公平競(jìng)爭(zhēng)、有利于保護(hù)消費(fèi)者利益為指引，慎重對(duì)待，妥善運(yùn)用法律制度中的保護(hù)和例外，合理確定權(quán)利和責(zé)任的邊界，依法維護(hù)善意使用者的市場(chǎng)交易安全，降低創(chuàng)新者的法律風(fēng)險(xiǎn)。

在使用的APP標(biāo)識(shí)與他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似的情況下，是否侵害他人商標(biāo)權(quán)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮以下因素予以認(rèn)定：

1.二者使用的商品或服務(wù)的類別是否相同或類似

APP本身屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》0901群組“計(jì)算機(jī)程序、可下載軟件”。APP標(biāo)識(shí)通常由文字、圖形或二者組合而成，代表不同的開發(fā)商和所提供的商品或服務(wù)。APP被開發(fā)者上傳至應(yīng)用商店，下載后手機(jī)中會(huì)顯示相應(yīng)標(biāo)識(shí)，用戶通過APP標(biāo)識(shí)區(qū)分其來源及所提供的商品或服務(wù)，故APP標(biāo)識(shí)從構(gòu)成要素、使用形式及展現(xiàn)位置來看，具有能夠區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，可認(rèn)定為《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第八條中區(qū)分商品或服務(wù)來源的標(biāo)志。

依據(jù)APP的具體用途，可以將其分為兩類：一類是軟件企業(yè)向相關(guān)公眾提供的計(jì)算機(jī)操作程序，用戶下載、安裝此類APP的目的是通過使用其作為計(jì)算機(jī)程序所具有的功能來解決某一方面的使用需求，如輸入法、瀏覽器、圖片編輯、文字處理等功能，此類APP在商品類別上可歸入第9類計(jì)算機(jī)操作程序。另一類APP則是企業(yè)向相關(guān)公眾提供商品或服務(wù)的平臺(tái)或工具。對(duì)于相關(guān)公眾來說，其下載、安裝、使用APP的目的在于以APP作為平臺(tái)或媒介來接受相關(guān)經(jīng)營(yíng)者提供的商品或服務(wù)，是互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下新的商業(yè)模式。因此，與傳統(tǒng)商品或服務(wù)類別的區(qū)分不同，APP兼具商品和服務(wù)的雙重屬性。尤其是前述第二類APP跨越了第9類計(jì)算機(jī)操作程序，又與其具體提供的商品或服務(wù)類別發(fā)生重合。故在劃分APP商品或服務(wù)的類別時(shí)，既要考慮計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序的性質(zhì)，還要考慮其提供的商品或服務(wù)的類別，才能對(duì)其所屬商品或服務(wù)的類別作出科學(xué)、合理的判斷。

2.注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度

注冊(cè)商標(biāo)的顯著性越高，造成混淆的可能性就越大；反之，造成混淆的可能性就越小。涉案商標(biāo)受到保護(hù)的范圍及強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)與商標(biāo)的顯著性強(qiáng)弱及知名度大小相適應(yīng)。

3.是否具有攀附他人注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的主觀惡意

考慮APP運(yùn)營(yíng)者的使用意圖，有無攀附注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)，攫取不正當(dāng)利益的目的。

好利維爾公司訴北京農(nóng)管家公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案【江蘇省高級(jí)人民法院（2017）蘇民終1982號(hào)】

好利維爾公司于2009年10月申請(qǐng)并于2011年3月取得第7770826號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，核定使用商品為第9類，即已錄制的計(jì)算機(jī)操作程序。2012年，其委托案外人生產(chǎn)“農(nóng)管家”牌單模光纖收發(fā)器、切換器、智能卡。至2015年3月，徐州地區(qū)有三個(gè)工程安裝“農(nóng)管家”品牌智能小區(qū)系統(tǒng)管理軟件及配件。

2014年6月18日，北京農(nóng)管家公司確定作為其LOGO。2014年12月18日，北京農(nóng)管家公司開始開發(fā)“農(nóng)管家”APP，2015年7月3日，該公司員工朱昌霖開發(fā)完成“農(nóng)管家軟件V2.0”。

2015年10月27日，好利維爾公司申請(qǐng)證據(jù)保全，公證書載明：在百度頁面搜索欄中輸入“農(nóng)管家”，點(diǎn)擊“農(nóng)管家—創(chuàng)新農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”鏈接，進(jìn)入“APP下載”頁面，可見以及“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)”等。在百度百科搜索“農(nóng)管家”詞條，顯示：“軟件名稱農(nóng)管家”“開發(fā)商北京農(nóng)管家公司”，并載明：“農(nóng)管家APP是服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)APP，它把傳統(tǒng)的農(nóng)技服務(wù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來，建立了種植戶與專家對(duì)話的平臺(tái)……”。在百度圖片中搜索“農(nóng)管家”，顯示和。好利維爾公司以北京農(nóng)管家公司在APP名稱中使用“農(nóng)管家”侵害其商標(biāo)權(quán)為由，向法院提起訴訟。

法院認(rèn)為：北京農(nóng)管家公司在APP上使用的標(biāo)識(shí)雖與好利維爾公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，但因其提供的服務(wù)與涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品類別并不類似，不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，故并不侵害涉案商標(biāo)專用權(quán)。

首先，從商品或服務(wù)類別的相似性來看。APP根據(jù)用途可分為兩類，一類是軟件企業(yè)向相關(guān)公眾提供的計(jì)算機(jī)程序，用戶下載、安裝后通過使用其作為計(jì)算機(jī)程序所具有的功能性特征來解決某一方面的使用需求，此類APP應(yīng)歸入第9類商品。另一類APP是相關(guān)企業(yè)向用戶提供商品、服務(wù)的平臺(tái)或工具，跨越了第9類，與其所提供的商品或服務(wù)類別發(fā)生重合，“農(nóng)管家”APP屬第二類。對(duì)此類APP與涉案商標(biāo)核定使用的商品是否相同或類似作出判斷時(shí)，主要應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)者通過其向相關(guān)公眾提供的商品或服務(wù)的類別。本案中，涉案商標(biāo)核定使用的商品類別為第9類，北京農(nóng)管家公司雖然開發(fā)并在手機(jī)應(yīng)用商店上架了“農(nóng)管家”APP，但其并未將APP作為一種軟件產(chǎn)品向用戶出售，用戶下載安裝無需支付任何對(duì)價(jià)，其也不通過該APP向相關(guān)公眾銷售計(jì)算機(jī)軟件或提供軟件系統(tǒng)的開發(fā)及安裝等服務(wù)，而是通過該APP提供農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢等方面服務(wù)，且北京農(nóng)管家公司在第36類金融服務(wù)等、第44類動(dòng)物養(yǎng)殖、植物養(yǎng)護(hù)等服務(wù)類別上已分別注冊(cè)了“農(nóng)管家”商標(biāo)。故不能僅因北京農(nóng)管家公司使用了APP移動(dòng)應(yīng)用程序，就將其歸入第9類商品，該APP系北京農(nóng)管家公司為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)金融、技術(shù)等相關(guān)服務(wù)的工具，其所屬的服務(wù)類別與好利維爾公司涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品類別具有明顯區(qū)別，并不屬于類似商品或服務(wù)。

其次，從北京農(nóng)管家公司的主觀故意方面考慮。北京農(nóng)管家公司使用“農(nóng)管家”標(biāo)識(shí)，主要是因該詞直接描述、指示了該款APP的功能用途和服務(wù)內(nèi)容，并非是為了攀附涉案商標(biāo)的商譽(yù)，攫取不正當(dāng)利益。

     同時(shí)，法院也認(rèn)為，在當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代背景下，各行各業(yè)均借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開發(fā)移動(dòng)應(yīng)用程序，進(jìn)行資源整合和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，故對(duì)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展均應(yīng)留有一定的空間。在某一企業(yè)在第9類商品上完成了商標(biāo)注冊(cè)的情況下，并不當(dāng)然排除他人借助移動(dòng)應(yīng)用軟件使用該商標(biāo)相同的名稱進(jìn)行與該商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)不同類別的經(jīng)營(yíng)。同理，在某一企業(yè)通過使用某一名稱的APP向相關(guān)公眾提供某類商品或服務(wù)后，亦不能當(dāng)然排除其他在第9類“計(jì)算機(jī)操作程序”商品上享有商標(biāo)專用權(quán)的企業(yè)開發(fā)使用相同名稱的APP延伸自己的服務(wù)范圍。故好利維爾公司亦可開發(fā)使用以“農(nóng)管家”命名的APP，其合理使用自身注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利不受影響或限制。（轉(zhuǎn)自璞琳說法）